方法特征限定的专利权利要求的范围——日本最高法院2015年6月5日的判决简析

1.什么是方法特征限定的专利权利要求

所谓方法特征限定的专利权利要求（product by process claim），是指在产品专利的权利要求书中，用该产品的制造方法或步骤来限定该产品的一种权利要求。 例如，通过制造方法A（步骤a, b, c）所制得的产品X。 或者，一种产品X，其使用权利要求1中所述的方法A制造。

此类权利要求，实务中在权利要求范围的解释问题上，可能会遇到如下的问题。 其一，在专利实质审查阶段会遇到解释上的问题。此情况下，各国实务中普遍认为，方法特征限定的专利权利要求所述的发明，审查对象主要为产品本身。所以若产品本身不具备新颖性，则会被拒绝赋予专利。例如前面所给的例子，若通过与制造方法A不同的制造方法B所制造的产品X是众所周知的，则会被判断为不具备新颖性。

其二，已被赋予了专利权之后的方法特征限定的专利权利要求的范围，在专利侵权诉讼程序中也会遇到问题。比如，对于其权利要求范围，有两种解释方法：（1）只要是与权利要求中所述的产品X相同的产品，不管其是否通过方法A所制造，均属于权利要求范围被保护；（2）只有通过权利要求中所述的方法A制造的产品X才属于权利要求范围。 接下来给大家介绍的日本最高法院2015年6月5日的判决，对此问题给出了一定的启示。

2.日本最高法院2015年6月5日的判决

案件背景：本案中，专利权人的权利要求1，记载为经过a, b, c, d, e. 5个步骤制造出的产品A。而被疑侵权者制造了与产品A相同的产品，但其制造过程中（至少）没有包含a这个步骤。本案的争议点在于，不同步骤所制造出的同样的产品，是否属于专利权人的权利要求的范围内。

原审判决：该案原审法院，日本知识产权高级法院指出，方法特征限定的专利权利要求分为两种，“真正的方法特征限定型”和“非真正的方法特征限定型”。即，当在申请专利时，直接根据其构造或特征来限定某产品是不可能或者困难的，存在如此事由（以下简称“限定事由”）时，通过制造方法来进行限定的，为“真正的方法特征限定型”。而相反，附带记载有产品的制造方法的，不存在该“限定事由”的，则为“非真正的方法特征限定型”。
其中，“真正的方法特征限定型”的权利要求范围应解释为，不限制于专利权利要求的范围中所记载的制造方法，与该方法所制造之产品相同的产品也属于权利要求范围。与此相对，“非真正的方法特征限定型”的权利要求范围应解释为，限定于以权利要求中所记载的制造方法而制造的产品。
对于本案，日本知识产权高级法院指出，本案的方法特征限定的专利权利要求不存在该“限定事由”，故应该解释为限定其制造方法。即被疑侵权者的产品的制造方法没有权利要求中的a步骤，故不属于本发明专利的权利要求范围。

最高法院判决：但是日本最高法院并没有支持原审的判断，其判断过程如下。
首先，最高法院强调了作为和专利申请书一起提交的专利权利要求书的记载，有作为专利要件审查的前提的重要作用。在产品发明中，专利权的效力应覆盖构造及特征等与该产品相同的产品，而与其制造方法无关。因此，即使在产品发明专利的权利要求书中记载有该产品的制造方法，该发明专利的技术范围也应当解释为，可确定为与根据该制造方法制造的产品构造、特征等相同的产品。
若依据此判断，则本案中被疑侵权者的产品的制造方法虽然没有权利要求中的a步骤，但其产品与权利人的产品A为构造，特征相同的产品，故应属于本发明专利的权利要求范围。

但另一方面，日本最高法院指出，专利法36条6项2号规定，权利请求范围的记载应满足“发明的明确性（the invention for which a patent is sought is clear）”要件，而其目的之一是为了让第三者能把握发明专利的内容。在产品发明专利的权利要求书中记载有该产品的制造方法时，若将该发明专利的技术范围理解为，与根据该制造方法制造的产品构造、特征等相同的产品，则有可能剥夺了第三者的可预测性，造成对第三者利益的不当损害的问题。
但完全不认可在产品发明的专利权利要求书中记载该产品的制造方法也是不切实际的。因此，最高法院最后指出，应当做如下解释，即产品发明专利相关的权利要求书中记载有该产品的制造方法的，只有在专利申请时存在根据其构造或特征直接限定该产品是不可能的，或者是不切实际的事由的情况下，才能说该权利要求书的记载符合专利法36条6项2号所要求的“发明的明确性”要件。
依据此判断，本案中，专利权人的方法特征限定的专利权利要求可以因不符合专利法36条6项2号所要求的“发明的明确性”要件，而存在拒绝专利授予的理由。

3.该判决对专利实务的影响

本案件中，知识产权高级法院将不存在“在申请专利时以其构造或特征来直接限定该发明对象所指之产品是不可能的，或者是困难的事由” （以下简称“限定事由”）时的情况视为“非真正的方法特征限定型”，对其作出限定性解释，即缩小专利权人的权利范围，以保护第三者的利益。

而最高法院虽然指出，产品发明专利中产品专利权的效力应解释为，覆盖构造及特征等与该产品相同的产品，而与其制造方法无关。但同时为了保护第三者的利益，最高法院最终指出，如“非真正的方法特征限定型”的权利要求本身，不符合专利法36条6项2号要求的“明确性”，而该“明确性”要求可作为专利审查时的“拒绝理由”。

知识产权高级法院和最高法院两者的目的虽然都是想取得对权利人保护和对第三人的可预测性保护之间的平衡，但知识产权高院选择在诉讼阶段通过对权利范围的限制解释来解决此问题，而最高院则是选择在专利审查阶段，通过专利成立要件的限制来解决此问题。

因此可以说，该最高法院判决不仅对诉讼环节的相关问题上有一定的启示，也对专利申请及审查实务上产生了很大的影响，它使得今后方法特征限定的专利权利要求的审查变得更加严格。
故今后，在产品发明的权利要求中，若采用方法特征限定的方式记载该产品的制造方法的，须更加注意是否存在申请时以其构造或特性对该产品进行直接限定是不可能的、或者是不切实际的事由。